вернуться на главную
О РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Патентовед В.А.Щербинина (г. Екатеринбург, patent@vniimt.ru) не согласна с тем, что в спорах, касающихся товарных знаков, исследование различительной способности является лишним.
Ключевые слова: товарный знак, различительная способность, сходство до степени смешения.
ON TRADEMARK DISTINCTIVENESS
V.A.Shcherbinina, expert in the field of patent activity (Yekaterinburg, patent@vniimt.ru), don't consider that the research of distinctiveness of marks is superfluous in the disputes concerning trademarks.
Key words: trademark, distinctiveness, confusing similarity.
Исследуя трактовку понятия «различительная способность» товарных знаков в судебной практике [1] М.Я.Эпштейн критикует специалистов, допускающих рассуждения о различительной способности в спорах о правомерности регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения с более ранними (старшими) по регистрации знаками. По его мнению, в таких спорах эти рассуждения излишни и, более того, вредны, так как не придают делу ясности и затрудняют вынесение верного решения. Упоминание об этом критерии в судебных решениях может породить неверное представление о зависимости угрозы смешения знаков от различительной способности старшего знака. Неточную формулировку различительной способности может использовать одна из сторон с целью получения или сохранения охраны знака обходным путем, а именно: не владеющие тонкостями экспертизы товарных знаков участники судебного процесса могут допустить охрану оспариваемого знака, создав у суда положительное впечатление о нем рассуждениями о различительной способности.
Под различительной способностью, как он пишет, принято понимать некоторую совокупность внешних признаков, которая позволяет легко его распознавать, запоминать, узнавать на товарах. Еще он считает, что различительной способностью обладает и более поздний знак, раз он зарегистрирован, а степени сравнения для различительной способности, как критерия охраноспособности товарного знака, применяться не могут. Различительная способность не может быть ни высокой, ни низкой: она либо есть, либо ее нет. Вместо рассуждений о различительной способности старшего знака автор советует ссылаться на его хорошую репутацию, широкую известность среди потребителей, популярность, долю на рынке.
Трудно согласиться, что в спорах, касающихся товарных знаков, исследование различительной способности является лишним, а уж тем более вредным. Для обоснования этой позиции разграничим (условно) возможности аргументации, имеющейся в компетенции процедуры охраны, предоставляющей исключительное право на товарный знак, и процедуры защиты, не допускающей и/или устраняющей последствия нарушения либо предотвращающей нарушение уже охраняемых прав. Итак, различительная способность обозначения, состоящая в способности отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других, отнесена к критериям охраноспособности товарного знака и раскрыта через приведенный в Правилах1 перечень обозначений, этой способностью не обладающих. Этим перечнем руководствуется государственная экспертиза, когда оценивает возможность предоставления охраны заявленному в качестве товарного знака обозначе-нию. Степень сравнения различительной способности при этом, как верно подметил М.Я.Эпштейн, не применяется, устанавливается лишь ее наличие или отсутствие.
1 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания//Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.
Однако не будет ошибкой считать, что различительная способность или ее отсутствие, в общем случае субъективно определяемые в процессе предоставления охраны экспертным путем, носят потенциальный характер. Иначе зачем действующее законодательство допускает предоставление охраны не обладающему различительной способностью обозначению, если будет доказано, что оно приобрело ее в результате использования? Приобретенная, то есть фактическая различительная способность знака обладает набором крайне важных качеств. Помимо того, что она служит основанием для предоставления охраны и подтверждает правомерность охраны, уже предоставленной по этому критерию, именно она приносит знаку узнаваемость. Узнаваемость знака обладает коммерческой ценностью и является причиной недобросовестной конкуренции, в том числе путем регистрации сходных с ним обозначений. Как видим, потенциальная различительная способность при использовании знака может переходить в фактическую, фактическая – в узнаваемость, популярность, известность и даже общеизвестность товарного знака. А разве это не есть приобретение качества различительной способности? Практика показывает, что различительная способность товарного знака включает не только совокупность внешних признаков, изначально предназначенных для распознавания и запоминания человеком, но и нечто нематериальное, неосязаемое и необъяснимое, иногда навязанное, причем вполне коммерческое, подходящее под удачное выражение «грезы на вес» .
Возвращаясь к спорам о правомерности регистрации сходных до степени смешения товарных знаков, согласимся с автором, что зарегистрированные «подражающие» знаки различительную способность тоже могут иметь. Они и фактическую различительную способность могут приобрести, однако, как бы она ни подавалась, нужно доказывать не ее наличие или отсутствие, а то, что она есть отражение различительной способности чужого знака. При таком подходе даже фактическая различительная способность более позднего товарного знака, теоретически являясь основанием для предоставления ему охраны, не является препятствием для ее аннулирования по основанию сходства до степени смешения с используемым старшим знаком.
Интенсивное использование товарного знака – самый эффективный путь повышения степени его различительной способности. Что касается неиспользования, то отношение к различительной способности, как к изменчивому качественному свойству товарного знака, полезно в поисках ответа на вопрос: когда ранее зарегистрированный товарный знак лишается охраны по основанию неиспользования правообладателем и становится свободным для использования другим лицом, что происходит с возможностью угрозы заблуждения потребителя относительно производителя товаров? Представ-ляется, что коль скоро знак не использовался, то фактическую различительную способность он приобрести не мог, а если использовался мало (у законодателя это менее трех лет), то мог приобрести незначительную. То есть неиспользуемый или мало используемый знак не породил или не успел породить у потребителя ассоциаций с товаром его правообладателя. Отсутствие потребительских ассоциаций оправдывает возможность беспрепятственного использования товарного знака другим лицом без угрозы введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров. Это важное обстоятельство, ведь защита прав на охраняемые товарные знаки должна осуществляться не только в интересах правообладателя, но и потребителя. Кстати, с позиций предоставления охраны по этому критерию, к освободившемуся неиспользуемому знаку вопросов нет, так как экспертизу на наличие различительной способности он проходил.
Возвращаясь к теме статьи М.Я.Эпштейна, отметим, что угроза преднамеренного недобросовестного смешения обозначений от степени фактической различительной способности знака с более ранним приоритетом определенно зависит. Поэтому при защите нарушенных прав и/или предотвращении нарушения охраняемых прав не только можно, но иногда необходимо предоставлять факты, доказывающие степень фактической различительной способности старшего знака и заинтересованность нарушителя прав в использовании вытекающих из этого преимуществ.
Список литературы
1. Эпштейн М.Я. Трактовка понятия различительной способности товарных знаков в судебной практике//Патенты и лицензии. 2009. № 9.